1. Distintividade e degeneração das marcas

Nos termos dos arts. 122 e 123, I, da Lei 9.279/1996, a marca é o signo que  identifica um produto ou serviço em particular, para diferenciá-lo de outros concorrentes.¹ Para que essa identificação se verifique, é necessário que a marca não se confunda com o nome genérico pelo qual o produto ou serviço é conhecido. Nenhum fabricante de móveis pode pretender usar a marca CADEIRA para identificar cadeiras, pois tal palavra não conseguiria distinguir as mercadorias específicas produzidas por ele, considerando que o mesmo nome também seria genericamente aplicável a todos os assentos com encosto fabricados pelos demais concorrentes. 

O princípio da distintividade (também denominado de princípio da  estraneidade ou  independência das marcas)² determina que a marca guarde uma distância semiótica dos nomes que substantivam ou adjetivam os produtos ou serviços que ela visa designar, sem poder se confundir totalmente com eles. Trata-se de uma exigência imposta não só pela própria função da marca, mas também pelo regime de proteção que sobre ela incide. Enquanto as marcas são signos distintivos, submetidos a direitos de propriedade individual e uso exclusivo, as palavras integrantes do vocabulário são signos comuns e inapropriáveis. Ninguém pode ter exclusividade sobre as palavras e demais formas de expressão que as pessoas usam para se comunicar, pois se trata de bem público, cujo livre uso é assegurado pelo art. 216, I, da Constituição Federal de 1988³ e pelo art. 99 do Código Civil.⁴  

A apropriação de termos genéricos configura um abuso que cria entraves à liberdade de concorrência, pois restringe o direito do empresário em anunciar seu   produto ou serviço pelo nome comum que o identifica ou qualifica. Por essa razão, o registro de expressões de uso comum, necessário ou vulgar, que designam a natureza ou as características dos produtos ou serviços relacionados à marca, é vedado pelo art. 124, VI, da Lei 9.279/1996⁵ e pelo art. 6 quinquies, parágrafo B-2, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP, tratado promulgado pelo Decreto 635 de 1992).⁶  

Muitas vezes, porém, o signo nasce como uma marca distintiva, mas em função do uso generalizado acaba com o tempo se transformando numa palavra comum. Há vários verbetes listados em dicionários que correspondem a palavras que foram (ou ainda permanecem) registradas como marcas exclusivas, como gilete, chiclete, xerox, macacão, cotonetes, zíper, isopor, picape, motoca, jet ski, querosene, granola, cashmere, seiva de alfazema, nylon, lycra, eau de Cologne, índigo, spa, celofane, baquelite, jipe, biquini, iô-iô, gramophone, telefone, walkman, VHS, DDI, florais de Bach e outras similares.⁷ Em alguns casos, o sentido comum que a palavra  ganhou coexiste com a percepção de que se trata de marca registrada, o que permite que ela continue a ser protegida como tal.⁸ Em outras situações, o sentido comum eclipsou totalmente qualquer vestígio marcário e não se pode mais atribuir ao signo qualquer tutela exclusiva. Ao transformar a marca num nome comum, ligado à natureza ou características do produto ou serviço designado, a degeneração prejudica a função distintiva da marca e afeta sua esfera de proteção, reduzindo-a ou eliminando-a por completo.

2. A escala mutante de distintividade

Para melhor compreender a degeneração da marca, é preciso levar em consideração que a marca possui variados graus de distintividade. No plano mais elevado da escala de distintividade situam-se as marcas de fantasia (formadas por palavras até então inexistentes, como KODAK) e as marcas arbitrárias (compostas por palavras existentes, mas sem correlação com o produto ou serviço que designam, como chocolates VITÓRIA). Num patamar intermediário, estão as marcas evocativas, criadas pelo uso de radicais, prefixos ou sufixos retirados da natureza ou das características produtos ou serviços que designam (plásticos PLASTIBRÁS). Por fim, o plano mais baixo da escala corresponde às marcas descritivas e genéricas, que consistem nas palavras de uso comum, necessário ou vulgar para substantivar ou adjetivar os produtos ou serviços aos quais se referem. Essa escala gradativa se aplica não só às marcas nominativas, mas também às marcas figurativas, mistas ou tridimensionais.

A cada um destes graus de distintividade corresponde uma tutela jurídica diversa. As marcas fantasiosas ou arbitrárias gozam de ampla proteção, pois impedem o registro e o uso de quaisquer outras marcas que as reproduzam ou imitem, em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que suscitem risco de confusão ou associação indevida. A semelhança com uma marca fantasiosa ou arbitrária é vedada porque não decorre de nenhuma necessidade ou função social, dada a multiplicidade dos signos que o concorrente poderia adotar para compor uma marca própria e inconfundível. 

Já as marcas evocativas têm um grau menor de proteção, pois sua tutela é mitigada. Como são formadas por radicais de uso comum, as marcas evocativas (também denominadas de marcas fracas ou débeis) não podem evitar que outros signos também sejam compostos a partir dos mesmos afixos. Por conta disso, as marcas evocativas comportam alguma semelhança, uma vez que sua proteção não incide sobre o radical comum, mas apenas sobre a partícula diferenciadora, de modo que a marca PLASTEX não colide com a marca PLASTIBRÁS.

As marcas descritivas ou genéricas, ao seu turno, não gozam de qualquer proteção, pois se confundem com os nomes de uso comum, vulgar ou necessário, que identificam ou qualificam os produtos ou serviços a que se aplicam. Os signos de livre uso não podem ser objeto de proteção exclusiva. A restrição ao uso dos vocábulos  integrantes do idioma afetaria a liberdade de comunicação e dificultaria o exerício do direito de livre iniciativa, pois impediria os empresários de anunciar seus produtos ou serviços usando os nomes genéricos correspondentes à sua natureza ou características. 

A posição que determinada marca ocupa na escala de distintividade não é fixa, mas maleável. Em função de mutações linguísticas que se verificam no tempo ou no espaço territorial, as marcas podem transitar de uma posição a outra. A degeneração ocorre quando uma marca originalmente composta por uma expressão, figura ou forma fantasiosa ou arbitrária se vulgariza em função de um uso inadequado e se torna um sinônimo do nome, figura ou forma comum, necessária, vulgar, genérica ou descritiva da natureza ou das características dos produtos ou serviços ao quais a marca se aplica. 

A degeneração pode variar no tempo ou no espaço. Há marcas que se vulgarizaram num determinado país, mas que ainda conservam sua distintividade em outro. A variação territorial não causa maior celeuma, pois a proteção conferida à marca num determinado país independe da tutela que ela tiver ou não obtido em outrem (art. 6º, § 3º, da Convenção da União de Paris). Já as variações ocorridas ao longo do tempo causam problemas mais complexos, quando a degeneração é um fato superveniente que se manifesta quando já decorrido o prazo quinquenal de decadência que a lei fixa para a invalidação do registro (art. 174 da Lei 9.279/1996). Para manter a proteção legal, a marca deve conservar sua distintividade durante todo o período de vigência do registro.⁹ Sua tutela fica comprometida, mesmo quando a degeneração se manifesta após a decadência do prazo de nulidade. Como a degeneração decorre de fato superveniente ao registro e não de algum vício já existente ao tempo de sua concessão, seus efeitos não são tolhidos pelo decurso do prazo de invalidação.¹⁰ Em alguns casos específicos, a marca pode conseguir retomar a distintividade que perdeu no passado.¹¹  

3. A pseudovulgarização ou degeneração incompleta

A degeneração não é um fenômeno instantâneo, pois demanda algum tempo para que a marca se vulgarize por completo. Isso cria algumas fases intermediárias, nas quais o signo já começou a se degenerar, mas ainda não perdeu totalmente sua capacidade distintiva, conservando a proteção de que é objeto. Nesse estágio intermediário, denominado de pseudovulgarização¹² ou degeneração incompleta, a marca é usada como sinônimo do produto ou serviço apenas pelo consumidor e pelos dicionários em geral, sem ser empregada nesta acepção genérica pelos rótulos, publicidade ou demais formas de identificação dos produtos ou serviços concorrentes. É o que se verifica por exemplo com as marcas GILLETTE, XEROX, JEEP, MAIZENA, COTONETES, CHICLETS e outras similares. O consumidor atribuiu a tais marcas um sentido genérico (indicado pelos dicionários), mas os concorrentes ainda respeitam a proteção decorrente dos registros de tais marcas e se valem de outras expressões para designarem seus produtos ou serviços (lâmina de barbear, copiadora, automóvel “off road”, amido de milho, haste flexível, goma de mascar etc.). Nesse cenário, não se pode afirmar ainda que a marca esteja totalmente degenerada no comércio.

Na pseudovulgarização ou degeneração incompleta, há uma duplicidade de significados, pois o sentido distintivo (marcário) coexiste com o sentido genérico que a marca passou a ter, mas sem ser completamente eclipsado por ele. Mesmo que tenha passado a ser empregada pelo consumidor como nome genérico, a marca ainda conservará sua função distintiva (e a proteção que lhe é correlata), se continuar a desempenhar a função de indicar a origem específica do produto ou serviço, distinguindo-o de seus concorrentes. Essa duplicidade de significados não é algo raro, pois comumente se verifica no caso das marcas arbitrárias, formadas a partir de palavras já existentes no vocabulário. O sentido genérico da palavra “estrela” não turba seu registro como marca de brinquedos. O contrário também se verifica: a exclusividade da marca não incide sobre o signo em si, mas apenas sobre o seu uso para identificar um produto ou serviço, sem vedar seu emprego na acepção genérica que o termo possui. O fenômeno da pseudovulgarização realça a importância de definir os critérios necessários para a configuração da degeneração completa da marca. 

4. Requisitos e teorias sobre a degeneração da marca

A ausência ou deficiência da disciplina legal fazem com que a degeneração seja objeto de várias teorias conflitantes quanto aos seus requisitos ou consequências. A teoria negativista nega qualquer efeito à degeneração da marca. Defende que a distintividade da marca seja analisada de forma estática e não dinâmica, considerando apenas o momento do depósito ou registro da marca, sem levar em conta qualquer mutação superveniente que o signo viesse a sofrer. Para essa teoria, a degeneração superveniente é um fato juridicamente irrelevante, que não compromete a proteção legal que tiver sido previamente obtida pela marca. Minoritária, a teoria negativista é defendida por poucos autores.¹³ A maior parte da doutrina reconhece que a degeneração afeta a tutela da marca. Variam, porém, os requisitos estipulados para sua configuração.  

Segundo a teoria subjetiva, a degeneração ocasiona a extinção do registro por renúncia ou abandono da marca, em consequência da inércia do titular em coibir o uso genérico e vulgar da marca. Era a posição defendida no passado pela doutrina francesa¹³ (antes da regulamentação legal da matéria) e também por alguns autores brasileiros e portugueses.¹⁵ Tal teoria incorre, porém, em algumas dificuldades técnicas. Soa descabido equiparar a degeneração a uma renúncia ou abandono da marca. A renúncia comumente envolve uma análise subjetiva da intenção do titular, que em vários casos pode ser dúbia e nebulosa. O comportamento do titular muitas vezes é contraditório, como no caso de quem paga a taxa para renovação do registro da marca, mas se abstém de tomar qualquer medida concreta contra seu uso generalizado. Além disso, como a renúncia ao registro se limita a transformar a marca em res nullius e não propriamente em res communis omnium, não evita que a mesma marca seja novamente registrada. Não parece ser o melhor enquadramento jurídico para o fenômeno da degeneração.

Para corrigir os defeitos da teoria subjetiva, a doutrina italiana concebeu uma teoria objetiva,¹⁶ que considera a degeneração como um fenômeno objetivo ligado à evolução da linguagem, cujas consequências inexoráveis independem de qualquer comportamento do titular do registro. A teoria objetiva dispensa a necessidade de avaliar a ação ou inação do proprietário da marca, de modo a contornar os óbices relacionados à configuração da renúncia tácita. Contudo, também não é isenta de questionamentos. Ao suprimir por completo a proteção da marca, a teoria objetiva ignora todos os esforços concretos que o titular tiver tomado para conservar seu direito de uso exclusivo. Resulta numa espoliação injusta, que não se funda em qualquer culpa e não dá direito a qualquer indenização. 

A teoria mista combina as virtudes das teorias subjetiva e objetiva e procura suprimir seus defeitos. Sustenta que que a degeneração só se configura quando há (i) uma vulgarização objetiva da marca, (ii) percebida no comércio (e não apenas na linguagem geral), (iii) que tenha sido causada por um comportamento culposo do titular, que por ação ou inação contribuiu de alguma forma para que a degeneração ocorresse. É a posição majoritária na doutrina¹⁷ e seguida por vários ordenamentos jurídicos. A responsabilidade do titular pode advir tanto de uma publicidade inadequada, que tratou a marca como um sinônimo do produto ou serviço e favoreceu que ela se transformasse num nome comum, como da desídia em impedir o uso genérico da marca por seus concorrentes. 

O titular da marca não tem como litigar contra consumidores que, num momento ou outro, se refiram à marca para indicar o nome comum do produto ou serviço, pois tal conduta é pulverizada, descontínua, episódica, indeterminada, inconsequente e/ou de difícil comprovação. Não se pode exigir que o titular da marca seja censor de seus clientes, podendo quando muito se limitar a campanhas gerais de esclarecimento e notificações a dicionários. Quando a degeneração se limita à linguagem civil da clientela, a teoria mista considera que há apenas uma pseudovulgarização ou degeneração incompleta, que não priva o titular da proteção incidente sobre a marca. A degeneração só se completa quando se manifesta na linguagem comercial com que os profissionais (fabricantes e comerciantes concorrentes) identificam seus produtos ou serviços. Como o titular da marca tem direito de ação contra tais empresários concorrentes, se não os impediu de fazer uso banalizado da marca, não agiu com a vigilância necessária e contribuiu culposamente para que tal resultado se consolidasse. Para evitar que a degeneração se verifique, o titular deve:

(a) antepor à marca o nome genérico do produto (café SCHMIDT), sem usá-la como  substantivo (a aspirina, p. ex.);

(b) indicar o símbolo ® (embora a legislação não o obrigue);

(c) nunca grafar a marca com letras minúsculas no corpo de um texto;

(d) notificar dicionários que indiquem o sentido genérico do signo, para que ressalvem tratar-se de marca registrada;

(e) empregar a marca em mais de um tipo de produto;

(f) evitar usar a marca como verbo, plural ou padrão de qualidade;

(g) criar um nome comum para o produto inovador, diverso da marca que o identificará;

(h) reprimir o uso da marca ao lado de expressões como “tipo”, “espécie” etc.; e

(i) notificar ou litigar contra concorrentes que façam uso indevido da marca.

A mera existência de contrafatores não significa necessariamente que a marca tenha se vulgarizado. Quando a contrafação é de pequena escala ou feita de forma quase clandestina, não compromete totalmente a distintividade da marca.¹⁸ O teste decisivo é a linguagem comercial do mercado e a percepção que a marca gera entre as pessoas em geral. Se a marca ainda é reconhecida como elemento particular de identificação da origem do produto ou serviço, não há degeneração. Ao contrário, se a única percepção decorrente do signo consiste no nome genérico do produto ou serviço (como se verifica no caso da expressão MARTELINHO DE OURO, que identifica serviço de funilaria em automóveis), a degeneração já se verificou: o signo perdeu a capacidade de indicar a origem do um produto ou serviço e passou a corresponder à mera descrição de sua natureza ou características genéricas.

5. Degeneração de marca na legislação estrangeira

A lacuna da legislação brasileira em regular de modo específico a degeneração da marca justifica uma análise do tratamento legal que ela recebe em outros países. Em várias legislações a degeneração é considerada como uma causa de extinção de direitos sobre a marca. Nos Estados Unidos, do § 1.127 (art. 45) do Trademark Act conceitua o abandono da marca por falta de uso durante o prazo de 3 (três) anos ou “quando a ação ou omissão de seu titular fez com que a marca se tornasse o nome genérico dos produtos ou serviços relacionados ou perdesse de outra forma seu significado como marca”. O § 1.164 permite em sua alínea 3 que o cancelamento da marca que se tornou palavra genérica seja requerido a qualquer tempo, mediante pedido acompanhado do pagamento da taxa específica. 

A alínea 3 do art. 1164 do Trademark Act vigente nos Estados Unidos ressalva que “uma marca registrada não deve ser considerada como sendo o nome genérico dos produtos ou serviços apenas pelo fato de tal marca também ser usada como nome ou identificação de um produto ou serviço único”. Tal norma elucida ainda que “o significado primário da marca para o público relevante, e não a motivação dos compradores, deve ser o teste para determinar se a marca registrada se tornou o nome genérico dos produtos ou serviços nos quais ou com os quais ela tem sido usada”. Na Europa, a referência à necessidade da degeneração da marca ser perceptível no “comércio” é interpretada como uma exigência de que ela se verifique não apenas na linguagem comum dos consumidores, mas também na linguagem profissional usada pelos fabricantes e comerciantes,¹⁹ como defendido pela teoria mista. 

Na Grã-Bretanha, o art. 46 do Trade Mark Act de 1994 estabelece que “o registro de uma marca pode ser revogado com base em qualquer um desses fundamentos: c) que, por consequência de atos ou omissões de seu proprietário, ela se tornou o nome comum no comércio do produto ou serviço para o qual está registrada”. O § 3º permite que a revogação seja pleiteada perante o órgão de registro ou em juízo. O § 5º dispõe que a revogação pode ser total ou parcial, conforme se refira a todos ou a alguns dos produtos ou serviços listados no registro. Por fim, o § 6º determina que os efeitos da revogação retroajam à data do pedido de cancelamento ou a uma data anterior, em que os fundamentos para revogação já estiverem presentes, conforme o entendimento da corte ou do órgão de registro. Não há prazo fixado para o pedido de revogação.

Na União Europeia, o Regulamento 207/2009 da marca comunitária (renomeada de marca da UE pelo Regulamento 2015/2424) estabelece no § 1º de seu art. 51 que “será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em ação de contrafação: b) se, por motivo de atividade ou inatividade de seu titular, a marca se tiver transformado na designação usual do produto ou serviço para que foi registrada”. O § 2º permite a extinção parcial do registro. O art. 55 esclarece em seu § 1º que os efeitos da extinção retroagem à data do requerimento ou a alguma data anterior, a pedido do requerente, na qual as causas da extinção já estejam configuradas. O art. 55 observa em seu § 3º que, ressalvados os casos de má-fé e enriquecimento ilícito, a extinção do registro por degeneração não afeta (i) as decisões já transitadas em julgado e executadas, proferidas em ações de contrafação e (ii) os contratos anteriormente celebrados, assegurada a restituição dos valores pagos, se as circunstâncias o justificarem. Por fim, o art. 10 do Regulamento permite que o titular da marca notifique dicionários que aludam a seu sentido genérico, para que em futuras edições eles ressalvem a existência do registro.

A alínea “a” do art. 20 da Diretiva de Marcas 2015/2436 do Parlamento Europeu dispõe que “uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado: a) a marca tiver se transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada, como resultado da atividade ou inatividade do titular”. O art. 21 permite que a extinção seja parcial, caso se refira apenas a alguns produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada. O art. 12 determina que os dicionários, enciclopédias ou obras de consulta que deem a impressão que a marca constitui o nome genérico dos produtos ou serviços devem conter referência indicando que se trata de marca registrada. Esses dispositivos servem de referência para a legislação interna dos países membros da União Europeia. 

Na Itália, o art. 13 do Código de Propriedade Industrial (DL 30, de 10 de fevereiro de 2005) proíbe o registro de marcas genéricas e desprovidas de caráter distintivo e prevê em seu § 4º que “a marca caduca (“decade”) se, pela atividade ou inação de seu titular, se tornou no mercado denominação genérica do produto ou serviço ou perdeu sua capacidade distintiva”. O art. 26 do CPI italiano confirma que “a marca caduca por vulgarização, nos termos do art. 13, § 4º”. Na França, o art. L.714-6 do Código de Propriedade Intelectual (Lei 92-597 de 1992) também estipula que “incorre na caducidade (“déchéance”) de seus direitos o proprietário de uma marca que em função de seus atos se tornou: a) a designação usual no comércio do produto ou serviço”. 

Na Alemanha, o art. 49 da Lei de Proteção de Marcas e Outros Signos, promulgada em 25 de outubro de 1994, contempla o cancelamento do registro de uma marca “mediante pedido fundado em revogação, se, em consequência da ação ou inação de seu titular, a marca se tornou o nome comum no comércio dos produtos ou serviços em relação aos quais ela está registrada”. Em Portugal, o art. 269 do Código de Propriedade Industrial (DL 36/2003) determina em seu § 2º que “deve ainda ser declarada a caducidade do registro se, após a data em que o mesmo foi efetuado: a) a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular”. Na Espanha, o § 1º do art. 55 da Lei de Marcas 17/2001 dispõe que “declarar-se-á a caducidade da marca e se procederá ao cancelamento do registro: d) quando no comércio ela tiver se convertido, por ação ou inação de seu titular, na designação usual de um produto ou serviço para o qual esteja registrada”. 

A Diretiva de Marcas 2015/2436 da União Europeia é omissa em disciplinar o procedimento ou os efeitos da extinção do registro por degeneração, deixando sua regulamentação ao critério das legislações nacionais de cada país membro. Antes de optar por se retirar da União Europeia, a Grã-Bretanha já dispunha, no § 6º do art. 46 do Trade Mark Act de 1994, que os efeitos da revogação retroagem à data do pedido de cancelamento ou a uma data anterior, em que os fundamentos para revogação já estiverem presentes, conforme o entendimento da corte ou do órgão de registro. Na Espanha, o § 2º do art. 55 da Lei de Marcas 17/2001 determina que “as marcas caducas deixam de produzir efeitos desde o momento em que se produziram os fatos ou omissões que deram lugar à caducidade, independentemente da data em que tiver sido realizada sua publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial”. 

Na Itália e na França, onde a legislação local não regulamentou esses aspectos, a doutrina oscila entre fazer a extinção do registro retroagir à data do pedido de extinção²⁰ ou à data em que se configurou a degeneração.²¹ A falta de disciplina também gera dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido. Para Schmidt-Szalewski e Pierre,²² basta que o interessado requeira a extinção do registro por degeneração. Segundo Mathély,²³ o procedimento a ser adotado para o pedido de degeneração deveria ser o mesmo seguido para o pedido de caducidade por falta de uso. Anfossi-Divol²⁴ se opõe, porém, a esse tratamento igualitário. Na visão de Passa²⁵ e Galloux,²⁶ a extinção do registro por degeneração deveria ser requerida em juízo, seja como ação principal ou reconvencional.

6. Degeneração de marca na legislação brasileira

No Brasil, a legislação não contempla a degeneração entre as causas expressas de extinção do registro de marca previstas no art. 142 da Lei 9.279/1996 (LPI – Lei de Propriedade Industrial). A falta de disciplina legal faz com que a doutrina e a jurisprudência se dividam entre os que aceitam²⁷ e os que rejeitam²⁸ que a degeneração ocasione a perda da proteção decorrente do registro de marca. É possível inferir, porém, que a extinção do registro por degeneração tem fulcro nos princípios e normas gerais aplicáveis ao tema.

O rol do art. 142 da Lei 9.279/1996 não é taxativo. Há outras hipóteses de extinção do registro de marca previstas em outras normas, como os arts. 135 (cessão parcial), 151 (dissolução societária) ou 165 (nulidade) da LPI. O art. 180 da LPI expressamente contempla uma hipótese legal de perda de direitos por degeneração, “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. Há estreita correlação entre marcas e nomes geográficos: as indicações geográficas podem ser registradas como marcas coletivas ou de certificação (art. 123, II e III da LPI) e ensejam a nulidade do registro de marca que tiver sido concedido em detrimento delas (art. 124, IX, da LPI). Isso faz com que a perda de direitos disciplinada no art. 180 da LPI também seja aplicável aos nomes geográficos registrados como marca.

Os casos específicos de extinção de direitos previstos na lei de propriedade industrial são complementados pelas demais hipóteses gerais disciplinadas no Código Civil.²⁹ Como todo direito de propriedade, o registro de marca se sujeita à regulamentação do Código Civil, cujo art. 1.275, inciso IV,  prevê a perda do direito de propriedade caso seu objeto pereça. Os arts. 122 e 123, I, da LPI conceituam a marca como um sinal distintivo, visualmente perceptível e apto a “distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Ora, se o signo não é mais capaz de exercer essa função distintiva, por ter se degenerado a ponto de se transformar numa palavra de uso comum e genérico no comércio, não é possível considerar que ainda continue a ser marca.³⁰ Seu objeto se perdeu. 

O art. 52 da Lei 9.784/99 permite que o INPI extinga o registro da marca que se degenerou, ao dispor que “o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”. Segundo o art. 130, III, da LPI, o titular da marca tem o direito de zelar por sua integridade material. Na verdade, trata-se não só de um direito, mas de uma obrigação.³¹ O titular que negligencia seu dever de vigilância sobre o correto uso da marca torna-se culpável pela degeneração que vem a solapar sua proteção.

O art. 216, I, da Constituição Federal assegura o direito de livre uso das palavras e demais formas de expressão usadas pelo povo. O art. 124, VI, da LPI e o art. 6 quinquies, B.2, da CUP – Convenção da União de Paris vedam o registro de marcas consistentes em palavras de uso comum, necessário ou vulgar para substantivar ou adjetivar um produto ou serviço. Depois que a marca tiver se degenerado por completo no comércio, qualquer pretensão ao seu uso exclusivo configuraria um abuso (art. 187 do Código Civil) e uma infração à ordem econômica (cf. incisos XIV e XIX do § 3º do art. 36 da Lei 12.529 de 2011). Não é possível continuar a reconhecer proteção a uma marca degenerada, pois o art. 5º da LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4657 de 1942) determina que a aplicação da lei seja feita levando em conta seus fins sociais e as exigências do bem comum.

Ressalvadas as opiniões em contrário, a extinção do registro por degeneração decorre do disposto nos arts. 1.275, IV, e 187 do Código Civil; no art. 52 da Lei 9.784/1999; nos  arts. 122, 123, I, 124, VI e 180 da Lei 9.279/1996; no art. 6 quinquies, item B-2 da CUP; no art. 36, § 3º, incisos XIV e XIX, da Lei 12.529/2011; no art. 5º da LINDB e no art. 216, I, da Constituição Federal de 1988. 

Dentre as marcas que já foram consideradas como degeneradas e despidas de proteção exclusiva inserem-se as expressões LEITE DE MAGNÉSIA,³² FÓRMICA,³³ PALACE HOTEL,³⁴ PALETEIRAS,³⁵ ESTHETIC CENTER,³⁶ DDI,³⁷ “OFF PRICE”,³⁸ “BANK NOTE”,³⁹ CHEQUE ESPECIAL,⁴⁰ GIBI,⁴¹ SÓCIO TORCEDOR,⁴² PINCEL ATÔMICO,⁴³ MARTELINHO DE OURO,⁴⁴ DELICATESSEN,⁴⁵ PREMIUM,⁴⁶ PLAZA,⁴⁷  DE LUXO,⁴⁸ LOJA DOS ENFEITES,⁴⁹ VOLLEYBALL,⁸⁰ FLORAL,⁵¹ JET SKI,⁵² JET SERVICE,⁵³ CREDCHEQUE,⁵⁴ CHARTER,⁵⁵ PAMPA,⁵⁶ a figura de alcachofra⁵⁷ etc. A análise desses julgados mostra que a jurisprudência considera a degeneração como uma causa de diminuição, restrição ou perda de direitos, para o fim de:

(a) mitigar a exclusividade da marca e impedir que seu titular se oponha ao seu uso generalizado, sem que para tanto seja preciso invalidar o registro;⁵⁸

(b) permitir o registro de outras marcas compostas pela expressão que se vulgarizou no mercado;⁵⁹ 

(c) recusar nova proteção para marca degenerada, cujo registro não foi renovado;⁶⁰

(d) determinar o apostilamento do registro, para ressalvar a ausência de proteção quanto à parcela da marca que se vulgarizou;⁶¹ e até mesmo

(e) cancelar o registro da marca que se degenerou, ainda que o prazo decadencial de nulidade já tenha transcorrido,⁶² sob o entendimento de que o art. 174 da LPI só se aplica a registros concedidos em detrimento de direitos privados, sem poder impedir o cancelamento a qualquer tempo de registros que ofendam interesses públicos.⁶³